如何做好商標(biāo)異議答辯和申請(qǐng)?
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異議申請(qǐng)和答辯是當(dāng)事人充分運(yùn)用異議程序的重要手段，而我國(guó)《商標(biāo)法》只對(duì)異議程序作了粗線條的規(guī)定，對(duì)如何做好異議申請(qǐng)和答辯，法律沒(méi)有也不可能作出回答。本文擬就此發(fā)表一孔之見(jiàn)，與廣大同行共勉。
一、關(guān)于異議
(一)異議商標(biāo)權(quán)利證明
提供異議商標(biāo)或其他在先權(quán)利的有效證明在商標(biāo)異議書(shū)中僅僅寫(xiě)明被異議商標(biāo)的有關(guān)信息是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，還必須提供異議商標(biāo)或在先權(quán)利的有效證明，這是異議人應(yīng)負(fù)的最基本的舉證責(zé)任。僅有異議商標(biāo)的有關(guān)情況而無(wú)異議商標(biāo)或在先權(quán)利的有效證明，則是一個(gè)不合格的商標(biāo)異議申請(qǐng)。因?yàn)闆](méi)有上述證明材料，被異議人難以作出答辯，顯失公平；沒(méi)有上述證明材料，異議理由的客觀性和真實(shí)性就失去了基礎(chǔ)；沒(méi)有上述證明材料，審查員就無(wú)法作出比較，也就無(wú)法進(jìn)行裁定。
(二)異議理由
每個(gè)審查員都擔(dān)負(fù)著繁重的異議裁定任務(wù)，冗長(zhǎng)累牘的異議理由無(wú)疑會(huì)增加審查員的負(fù)擔(dān)。雖然商標(biāo)異議案件具有較強(qiáng)的復(fù)雜性，異議理由不可能千篇一律，但是都應(yīng)當(dāng)做到簡(jiǎn)練明了、突出重點(diǎn)。詳言之，異議理由的闡述應(yīng)根據(jù)具體案情作出不同的處理：
1、異議商標(biāo)為已注冊(cè)商標(biāo)
當(dāng)異議商標(biāo)是經(jīng)核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)時(shí)，異議人首先應(yīng)當(dāng)從音、形、義等方面就異議商標(biāo)和被異議商標(biāo)作出比較，進(jìn)而得出兩商標(biāo)構(gòu)成近似商標(biāo)的結(jié)論。例如，“三菱”和“三棱”、“黃冠”和“皇冠”的發(fā)音相同或近似；“五彩”和“玉彩”、“露飛”和“霞飛”的字形近似；“花”和“FLOWER”、“HAWK”，和“鷹”的含義相同或近似。其次，異議人比照類(lèi)似商品和服務(wù)區(qū)分表，就被異議商標(biāo)指定使用的商品和異議商標(biāo)核定使用的商品是否屬于類(lèi)似商品作出比較，進(jìn)而得出屬于類(lèi)似商品的結(jié)論。最后，在符合上述兩個(gè)條件的前提下，進(jìn)一步指出兩商標(biāo)已構(gòu)成使用于類(lèi)似商品上的近似商標(biāo)，被異議商標(biāo)不應(yīng)予以核準(zhǔn)注冊(cè)。
尚需說(shuō)明的是，異議人可以突破類(lèi)似商品和服務(wù)區(qū)分表的限制，從商品的銷(xiāo)售場(chǎng)所、銷(xiāo)售渠道、消費(fèi)對(duì)象、功能、用途等諸多方面進(jìn)行比較，指出兩商標(biāo)使用商品在上述方面具有共同性(例如“酒”和“啤酒”、“煙”和“煙具”、“汽車(chē)”和“輪胎”)，從而進(jìn)一步指出兩商標(biāo)指定使用的商品雖非類(lèi)似商品，但被異議商標(biāo)的注冊(cè)和使用也易造成消費(fèi)者的混淆和誤認(rèn)。
2、異議商標(biāo)為未注冊(cè)商標(biāo)
異議人以未注冊(cè)商標(biāo)對(duì)初步審定商標(biāo)提出異議難度較大。因?yàn)椋覈?guó)《商標(biāo)法》實(shí)行注冊(cè)原則和申請(qǐng)?jiān)谙仍瓌t，注冊(cè)是商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的取得和受商標(biāo)法保護(hù)的前提條件。一件未注冊(cè)商標(biāo)如果想在異議程序中得到保護(hù)，異議人必須舉證證明被異議人申請(qǐng)注冊(cè)被異議商標(biāo)出于惡意(通稱“搶注”)。完成這一證明過(guò)程的三段論是：“異議人將異議商標(biāo)在商業(yè)上實(shí)際使用+被異議人明知異議商標(biāo)的存在并將該商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)于類(lèi)似商品或服務(wù)上=被異議人搶注”。標(biāo)有異議商標(biāo)的商品、異議人對(duì)異議商標(biāo)的廣告宣傳(如用于宣傳的張貼畫(huà)、在各種媒體上發(fā)布廣告的圖樣、發(fā)票等)、銷(xiāo)售額、異議人和被異議人的業(yè)務(wù)往來(lái)(如被異議人從異議人或其代理人進(jìn)貨的單證、被異議人曾是異議人銷(xiāo)售商的證明等)。此外異議人還需就異議商標(biāo)具有一定的獨(dú)創(chuàng)性承擔(dān)舉證責(zé)任。如果異議商標(biāo)為常見(jiàn)的或固定的字詞組合、自然生物的常見(jiàn)的或普通的造型，則其受到《商標(biāo)法》保護(hù)的難度將進(jìn)一步增大。
3、異議商標(biāo)為馳名商標(biāo)或著名商標(biāo)
由于我國(guó)對(duì)馳名商標(biāo)和著名商標(biāo)實(shí)行主管機(jī)關(guān)認(rèn)定制度，異議人主張異議商標(biāo)為馳名商標(biāo)或著名商標(biāo)的，必須提供國(guó)家工商局或省級(jí)工商局頒發(fā)的相關(guān)證書(shū)或證明文件。異議人要求給予異議商標(biāo)以跨類(lèi)別擴(kuò)大保護(hù)的，必須證明被異議商標(biāo)指定使用的商品或服務(wù)與異議商標(biāo)核定使用的商品或服務(wù)存在一定的聯(lián)系，而且此種聯(lián)系足以引起消費(fèi)者的混淆和誤認(rèn)。異議商標(biāo)的馳名度極高并具有很強(qiáng)的獨(dú)創(chuàng)性，才有可能獲得在所有類(lèi)別商品或服務(wù)上的擴(kuò)大保護(hù)。如用于藥品上的“同仁堂”、用于彩電上的“KONKA”和“長(zhǎng)虹及圖”商標(biāo)的“圖形部分”、使用于服裝上的“雅戈?duì)?rdquo;。
4、異議商標(biāo)為知名商標(biāo)
外國(guó)異議人在提出異議時(shí)大多聲稱異議商標(biāo)是馳名商標(biāo)，這并不符合我國(guó)的法律規(guī)定。原因在于我國(guó)對(duì)馳名商標(biāo)和著名商標(biāo)實(shí)行主管機(jī)關(guān)認(rèn)定制度。代理人對(duì)于外國(guó)注冊(cè)人擁有的已具相當(dāng)知名度的商標(biāo)，即使符合馳名商標(biāo)條件，在行文時(shí)也不宜稱其為馳名商標(biāo)，這是保持法律和諧與穩(wěn)定的需要。但是，我國(guó)作為巴黎公約成員國(guó)，有義務(wù)給予符合馳名商標(biāo)條件的異議商標(biāo)以相應(yīng)的保護(hù)。因此，對(duì)于異議人稱其異議商標(biāo)是馳名商標(biāo)的，代理人闡述異議理由可以參照下列思路：首先，以我國(guó)法律的相關(guān)規(guī)定為根據(jù)，幫助異議人提供異議材料(如異議商標(biāo)的使用歷史、廣告宣傳、銷(xiāo)售額、世界各國(guó)的注冊(cè)情況)，證明異議商標(biāo)已經(jīng)具有相當(dāng)高的知名度。其次，提供材料證明異議商標(biāo)在我國(guó)的知名度，進(jìn)而請(qǐng)求將其提到馳名商標(biāo)的高度加以保護(hù)。最后，分析異議商標(biāo)的獨(dú)創(chuàng)性、被異議商標(biāo)是否會(huì)引起消費(fèi)者的混淆、是否造成對(duì)異議商標(biāo)的淡化，從而要求對(duì)異議商標(biāo)給予擴(kuò)大保護(hù)。例如，使用于彩色膠卷上的“KODAK”、用于飲料上的“COCA—COLA”(其中COLA已成為通用名稱)。
5、異議人引證其他在先權(quán)利
異議人以被異議人申請(qǐng)注冊(cè)被異議商標(biāo)的行為侵犯其在先權(quán)利的，必須提供相應(yīng)的證明材料。例如，主張版權(quán)(著作權(quán))的，應(yīng)提供作品的發(fā)表證明、創(chuàng)作證明、商標(biāo)設(shè)計(jì)證明等；主張外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利權(quán)的，應(yīng)提供專(zhuān)利主管機(jī)關(guān)頒發(fā)的權(quán)利證書(shū)；主張名稱權(quán)的，應(yīng)提供企業(yè)登記主管機(jī)關(guān)出具的企業(yè)名稱的登記證明文件。需要強(qiáng)調(diào)指出的是，異議人引證其他在先權(quán)利提出異議的，必須證明被異議人申請(qǐng)注冊(cè)被異議商標(biāo)出于故意或惡意，或證明被異議人的行為構(gòu)成復(fù)制、模仿、剽竊、抄襲。如果異議人能夠證明其對(duì)引證的圖形(作品)、名稱、外觀設(shè)計(jì)已經(jīng)進(jìn)行商業(yè)使用，則更具說(shuō)服力。
ELTAMTHRIN”即“溴氰菊脂”的別名，形成通用名稱，但異議人未能提供足夠的證據(jù)證明。
(三)異議材料及其后補(bǔ)
代理人應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)變異議材料“多多益善”的觀念，使異議材料做到簡(jiǎn)潔明了、重點(diǎn)突出。將與異議案件密切相關(guān)、具有說(shuō)服力和可能影響異議裁定結(jié)果的異議材料及時(shí)送至我局。例如，異議商標(biāo)在我國(guó)或其他國(guó)家和地區(qū)的注冊(cè)證；實(shí)際使用、廣告宣傳和銷(xiāo)售額情況，等等。一般而言，注冊(cè)證尤其是我國(guó)的注冊(cè)證最具說(shuō)服力，只有在證明異議商標(biāo)的知名度或被異議人“搶注”時(shí)，才有必要提供實(shí)際使用、廣告宣傳和銷(xiāo)售額等情況的證明材料。
由于缺少有關(guān)異議裁定期限、異議材料后補(bǔ)時(shí)限的規(guī)定，造成了隨時(shí)都可以補(bǔ)交異議材料的現(xiàn)狀。應(yīng)當(dāng)指出的是，此種狀況的存在對(duì)被異議人是不公平的。尤其是異議人在答辯通知發(fā)送被異議人之后補(bǔ)交異議材料，其中的不公平更加突出。因?yàn)椋划愖h人無(wú)法看到后補(bǔ)的異議材料，也就不能針對(duì)異議材料作出對(duì)己方有利的答辯，這在一定程度上剝奪了被異議人答辯的權(quán)利。這就要求代理人做到及時(shí)提交異議材料，既維護(hù)被代理人的合法權(quán)益，又尊重被異議人答辯的權(quán)利。
二、關(guān)于答辯
(一)提供被異議商標(biāo)的有關(guān)信息
在有些情況下，異議裁定還考慮被異議商標(biāo)的知名度。因此，在異議答辯時(shí)，答辯人不妨羅列有關(guān)被異議商標(biāo)的重要信息，如宣傳廣告、實(shí)際使用(歷史、規(guī)模)、銷(xiāo)售額等，借以證明被異議商標(biāo)已具有一定的知名度，與異議商標(biāo)各具可識(shí)別性，已被消費(fèi)者所認(rèn)可。從而指出不會(huì)引起消費(fèi)者的混淆和誤認(rèn)，或被異議商標(biāo)并不是所使用商品的通用名稱、主要原料，已具有顯著性，具備了商標(biāo)的識(shí)別作用。
(二)答辯理由
1、緊緊圍繞類(lèi)似和近似
商標(biāo)異議和異議答辯大多是圍繞“是否構(gòu)成近似商標(biāo)”和“是否屬于類(lèi)似商品”而展開(kāi)的。因此，異議答辯應(yīng)當(dāng)針對(duì)異議理由逐條予以辯駁，進(jìn)而提出自己的觀點(diǎn)：或兩商標(biāo)未構(gòu)成近似商標(biāo)；或兩商標(biāo)雖構(gòu)成近似商標(biāo)，但使用的商品不屬于類(lèi)似商品；或兩商標(biāo)既未構(gòu)成近似商標(biāo)，使用的商品也不屬于類(lèi)似商品。異議答辯理由的構(gòu)成與異議理由的構(gòu)成基本相同，例如商標(biāo)是否近似、商品是否類(lèi)似、異議商標(biāo)是否是馳名商標(biāo)或著名商標(biāo)或具有很高知名度的商標(biāo)、在先權(quán)利是否合法有效、被異議商標(biāo)的構(gòu)成是否違反禁用條款等等，此處不再重復(fù)。
2、有的放矢切忌避實(shí)就虛
答辯應(yīng)當(dāng)針對(duì)異議理由，置異議理由于不顧的答辯難以達(dá)到答辯的目的。例如，被異議商標(biāo)由英文及其音譯中文組合而成，異議人認(rèn)為英文部分與異議商標(biāo)相同或近似，從而針對(duì)英文提出異議，但該異議商標(biāo)在我國(guó)并未注冊(cè)。有的被異議人在答辯時(shí)抓不住“異議商標(biāo)在我國(guó)并未注冊(cè)”這一要害，而是大談特談音譯中文與異議人的英文商標(biāo)不同。對(duì)于此類(lèi)異議，答辯人應(yīng)當(dāng)首先指出異議商標(biāo)在我國(guó)尚未注冊(cè)，而我國(guó)《商標(biāo)法》實(shí)行注冊(cè)原則和申請(qǐng)?jiān)谙仍瓌t，異議商標(biāo)不受我國(guó)《商標(biāo)法》的保護(hù)。其次，根據(jù)異議材料，客觀地指出異議商標(biāo)在我國(guó)并不知名，答辯人的申請(qǐng)注冊(cè)并不屬于搶注或搭便車(chē)等違反誠(chéng)實(shí)信用原則的行為。
3、言之有據(jù)切忌內(nèi)容空洞
當(dāng)異議人稱異議商標(biāo)是馳名商標(biāo)時(shí)，答辯人采取的策略大多是一言以“避”之，即中國(guó)對(duì)馳名商標(biāo)實(shí)行認(rèn)定制度，而異議商標(biāo)未經(jīng)中國(guó)主管機(jī)關(guān)認(rèn)定，所以異議商標(biāo)不是馳名商標(biāo)。此種答辯雖于法有據(jù)，但未免有空洞之嫌。答辯人應(yīng)當(dāng)做的是：根據(jù)異議材料，就異議商標(biāo)在世界(尤其是在我國(guó))的知名度進(jìn)行分析，進(jìn)而得出異議商標(biāo)并不知名或知名度較低的結(jié)論；或就被異議商標(biāo)的創(chuàng)意、知名度、顯著性、企業(yè)名稱變更等作出申辯。如果不附任何證明材料，也是空洞的表現(xiàn)。
4、言簡(jiǎn)意賅切忌不知所云
有的答辯就相同的理由反反復(fù)復(fù)，表面上有好幾頁(yè)，但內(nèi)容依舊模糊。審查員在閱完答辯理由時(shí)，不知所云。因此，答辯人在組織理由時(shí)，應(yīng)當(dāng)做到言簡(jiǎn)意賅，重點(diǎn)突出。
5、實(shí)話實(shí)說(shuō)切忌牽強(qiáng)
實(shí)話實(shí)說(shuō)是法律和誠(chéng)實(shí)信用原則對(duì)答辯人的最基本的要求，但有的答辯未免有“務(wù)虛務(wù)假”之嫌。例如，某被異議人將一位著名影星的姓名和一個(gè)具有一定知名度的字頭商標(biāo)的組合申請(qǐng)注冊(cè)使用于“服裝”上，該影星的姓名構(gòu)成復(fù)雜少見(jiàn)，該影星和商標(biāo)權(quán)利人均提出異議。答辯人則稱，在該公司工作的幾個(gè)外國(guó)朋友組成的一個(gè)小樂(lè)隊(duì)的名字與該影星的重合，字頭是樂(lè)隊(duì)名字首字母的組合，出現(xiàn)的相同情況實(shí)屬巧合。后外國(guó)朋友回國(guó)，為紀(jì)念友誼，就以該名字和字頭組合作為商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)。如果此種巧合成立，似乎可以載入吉尼斯世界記錄。
6、其他事項(xiàng)
當(dāng)異議人以被異議人侵犯其在先權(quán)利提出異議時(shí)，被異議人首先應(yīng)當(dāng)就在先權(quán)利的法律效力作出分析。其次，應(yīng)當(dāng)舉證證明自己主觀上并不存在過(guò)錯(cuò)，從而反駁異議人有關(guān)復(fù)制、抄襲、剽竊、模仿的指控。最后，被異議人還可以以異議人的在先權(quán)利未在商業(yè)上使用為由進(jìn)行解釋。如外觀設(shè)計(jì)未經(jīng)使用，被異議人無(wú)從知曉；又如美術(shù)作品尚未發(fā)表，被異議人又無(wú)其他途徑知曉；異議人的企業(yè)名稱并不知名，且異議人也未將該名稱作為商標(biāo)使用。
審查員既歡迎胸有成竹的“不答辯”，也歡迎理直氣壯的答辯。但在是否構(gòu)成近似或是否屬于類(lèi)似處于模棱兩可的狀態(tài)時(shí)，被異議人還是應(yīng)當(dāng)作出答辯，以說(shuō)服審查員。
(三)答辯材料及其后補(bǔ)
答辯材料和異議材料一樣并非多多益善，而在于抓住問(wèn)題的關(guān)鍵。關(guān)鍵何在，有待于代理人在分析異議材料過(guò)程中發(fā)現(xiàn)。
答辯材料也存在后補(bǔ)問(wèn)題，現(xiàn)狀是答辯人隨時(shí)都可以補(bǔ)充答辯材料，這很不正常。有時(shí)在審查員初步裁定之后，答辯材料仍源源不斷，無(wú)疑會(huì)增加審查工作負(fù)擔(dān)。今后，作為代理人應(yīng)當(dāng)告知答辯人及時(shí)提交和補(bǔ)充答辯材料。而且，從嚴(yán)格和規(guī)范的角度出發(fā)，商標(biāo)局隨時(shí)接收補(bǔ)充材料的現(xiàn)狀不會(huì)維持太久。否則，有關(guān)答辯期限的規(guī)定形同虛設(shè)。
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